Articles

Досудебное разбирательство по делам

о нарушениях патентных прав

     В последние годы появилась значительная практика рассмотрения судебных споров, касающихся патентных прав, в том числе на изобретения, промышленные образцы и полезные модели. особенно много дел по товарным знакам.

         Дела, касающиеся изобретательских прав, связаны с:

  •  установлением факта нарушения ответчиком патентных прав патентообладателя;
  • защитой прав изобретателей в части невыплаты авторского вознаграждения, полагающегося за использованием служебного изобретения;
  • невыполнением условий лицензионного договора (невыплатой лицензионных платежей или выплатой в неполном объеме).

     В процессе досудебного разбительства нужно выяснить , стоит ли вообще начинать дело, каковы шансы выиграть иск; подведомственность или подсудность спора, какие материалы требуются для возбуждения дела и обеспечения его благополучного исхода. Кроме того, следует произвести экономические расчеты и оформить претензию.

        Перед тем, как обратиться в суд полезно попытаться урегулировать дело мирным путем, т.е. предъявить своему контрагенту претензионные требования.У досудебного порядка урегулирования споров есть ряд преимуществ, приводящий  к снижению затрат истца.

         Урегулирование спора до суда позволяет избежать лишних расходов (оплата государственной пошлины, услуг юриста и судебной экспертизы).

          Вероятность положительного решения зависит от того, сможет ли ответчик , если ему будет  предъявлен иск о нарушении патентных прав, доказать , что он спорное техническое решение не использует или изготавливает другую модификацию изделия , или обладает правом преждепользования, или опровергнет ваш экономический расчет.         

      Если истец или ответчик-юридические лица, следует обращаться в арбитражный суд. В связи с нарушением патентных прав иногда полезно возбудить дело по ст. 147. УК РФ, но такая практика в нашей стране пока очень незначительна. нужно учитывать , что убытки от нарушения патентных прав достаточно велики.

       Что касается доказательств, то наиболее эффективное -заключения (экспертизы) специалистов.  Документы и печатные издания, будучи доказательством, не отвечают по себе на вопрос, нарушены ли права. анализ , проведенный истцом (заинтересованной стороной, к тому же обычно не обладающей специальными (например, в области патентоведения)  знаниями), недостаточно квалифицирован, а мнение, изложенное истцом в претензии или иске, с большой натяжкой допустимо считать доказательством.

           Следует четко разделить экспертные заключения на два вида:

  • несудебные (инициативные)- это обычное заключение специалиста, не имеющего соответствующей лицензии или сертификата, или экспертное заключение, если исследование проводит сертифицированный специалист.
  • судебные , назначенные судом в соответствии с АПК РФ или ГПК РФ.

     Несудебные заключения желательно предоставить в суд по собственной инициативе на начальной стадии судебного процесса ( при подаче иска).

      В большинстве случаев экспертиза проводится для установления факта использования изобретения, но она способна иметь и самостоятельное значение. эксперту могут быть заданы и другие вопросы, которые возникнут в ходе судебного разбирательства и их заранее трудно предугадать.

      Например, об эквивалентности или неэквивалентности существенных признаков сравниваемого изобретения и реального объекта, о несущественности признака независимого пункта формулы изобретения (полезной модели), о праве преждепользования, об идентичности двух патентов и т.д. Чаще всего эксперта спрашивают, "использован ли в продукте или способе , производимом в независимом пункте содержащейся в патенте, принадлежащем истцу, формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему?".

        При необходимости установить факт использования изобретения (патента) в претензии следует четко изложить суть дела и привести доказательства нарушения ответчиком прав истца, например, в виде сравнительной таблицы существенных признаков, рекомендованной ГОСТ Р 15.011-96 "Система разработки и постановки продукции на производство.Патентные исследования.Содержание и порядок проведения". Это сравнение выражает  мнение истца и не является доказательством.Подавать претензии без доказательств (как правило , заключений и экспертиз) не запрещено, но это делается чрезвычайно редко.

       Правовая основа судебных дел в связи с нарушением патентных прав в гражданском и уголовном делах несколько отличается.В уголовном деле доказательства добывают следователи прокураторы, а не потерпевшее лицо (истец), как в гражданском процессе.

       К сожалению законодательство не в состоянии предусмотреть все варианты и тонкости каждого конкретного дела. Поэтому необходимо обобщение уже имеющейся практики для того, чтобы в сложившейся ситуации воспользоваться чужим опытом, а не экспериментировать самому , теряя время, средства и рискуя проиграть дело.

         Судебная практика показывает, что чем больше заключений подготовит истец, тем больше вероятность выиграть дело.

        Довольно часты случаи,когда стороны приносят заключения с противоположными по смыслу выводами из-за недобросовестности одного из экспертов (ложное или простое неграмотное заключение) или из-за того, что некоторые патентно-технические вопросы допускают неоднозначный ответ. При указанной коллизии помогает предоставление нескольких заключений.Возможно также оформление заключения, подписанного несколькими специалистами (комиссионное или комплексное). Получение нескольких заключений, как правило, не требует больших затрат и нередко позволяет завершить дело в пользу истца уже на первом заседании суда и не проводить судебную экспертизу, стоимость которой существенно дороже инициативных заключений.

          В Палате по патентным спорам, которая не является судебной инстанцией, но ее работа организована по принципу судебного заседания, такие заключения игнорируются.Кроме того, Палата по патентным спорам, как правило, не признает отчеты о патентном поиске, выполненные Федеральным институтом промышленной собственности (ФИПС). Если в отчете например, для полезной модели, выполненном оп договору с ФИПС по всем пунктам формулы полезной модели указан индекс "Х",обозначающий, что нет новизны, то отсутствуют гарантии, что патент на полезную модель удастся аннулировать из-за его несоответствия критерию "новизна".

          Если полученные противоречивые заключения, проще всего предположить, что одно заключение правильное, а другое заведомо ложное  и один из экспертов должен  нести ответственность по ст. 307 УК РФ,но это не так. как уже отмечалось, наиболее частая причина подобного явления-привлечение некомпетентного эксперта. Бывает и так, что истец, уверенный в своей правоте, получает заключение против самого себя.

          При выборе специалистов и оформлении заключений (инициативных экспертиз) в первую очередь возникает вопрос о характере экспертизы. Основные виды экспертиз по содержанию: патентная, техническая (научно-техническая или чисто научная), патентно-техническая.

     Технический специалист может дать толковое техническое (или научно-техническое) заключение, от которого не будет никакой пользы ни для сторон, ни для суда по той причине, что не будучи знатоком патентного законодательства, он не способен реально оценить. использовано или нет изобретение в анализируемом объекте.

        Для суда гораздо важнее патентное заключение.Но часто кроме патентного требуется и техническое заключение.В такой ситуации вероятны три варианта: 10 получить одно патентное заключение либо 2) одно или несколько независимых технических заключений или 3) оформить одно патентно-техническое заключение (комплексное) нескольких специалистов, один из которых обязательно должен быт патентоведом.

      Наиболее оптимальный вариант-получить патентно-техническое заключение у патентного поверенного, специалиста в определенной области знаний. Это обычно нетрудно делать, так как почти все патентные поверенные имеют высшее техническое образование и опыт работы.

         Для примера приведу случай, когда спорящие стороны принесли в суд по одному заключению от одной из многочисленных академий наук и от патентного поверенного.В первой инстанции суда заключение академии наук произвело впечатление , но во второй и третьей инстанциях сторона, использовавшая патентное заключение академии наук, проиграла дело из-за того, что заключение было выдано лицом , не имеющим на то полномочий.

      Обязательно ли эксперт помимо документации должен исследовать анализируемый объект? Большинство юристов ответят утвердительно, потому что экспертизу принято считать более качественным доказательством.  К сожалению, это далеко не так.

          Изучение внедрения изобретений на крупных предприятиях СССР показало, что в 90 % случаев невозможно исследовать объект по ряду причин, например, для этого необходимо остановить производство, разобрать агрегат и т.д. Поэтому , как правило, по молчаливому согласию сторон, экспертиза производилась  только по документации, например, сравнивались патент (раньше авторские свидетельства СССР) и чертеж. Это не ущемляло чьи-то права и не вело к конфликтам, потому что предполагалось, что реальное воплощение соответствует чертежам. В противном случае ответственность не могла быть возложена на патентные службы.ЭТО положение (отказ от исследования реального объекта) следовало бы закрепить законодательно, например, в АПК РФ им ГПК РФ для обеспечения безопасность, для обеспечения безопасности эксперта при исследовании реального объекта и уменьшения необоснованных убытков у ответчика.

        Если инициативные заключения окажутся неубедительными, суд назначит судебную экспертизу, которая выходит за рамки "досудебного разбирательства". Порядок назначения экспертизы в судах общей юрисдикции и арбитражных судах различается (ст.79-87 ГПК РФ). Согласно ст.79 ГПК РФ судья самостоятельно назначает экспертизу и выбирает эксперта.

           Применение как в гражданских , так и в уголовных делах по защите прав изобретателей и патентообладателей инициативных заключений способно оказать решающее влияние на ход судебного процесса и в большинстве случаев позволяет обойтись без судебной экспертизы.

           Гораздо более сложная проблема, чем подготовка доказательств нарушения патентных прав, - принудить ответчика возместить убытки.Их экономический расчет истец может выполнить самостоятельно либо поручить сторонней специализированной организации (специалисту. например, оценщику). В суд надо предоставить не оценку стоимости объекта интеллектуальной собственности, которая производится, например, при реализации лицензии или внесении в уставный капитал, а оценку убытков от неправомерного использования изобретения (или другого объекта промышленной собственности). Если оценку истец проводит сам, он должен проанализировать , будет ли расчет достаточно убедителен для суда. Основная проблема при выполнении  экономических расчетов: трудности в получении исходных данных-стоимости контрафактной продукции и объема выпущенной ответчиком продукции и объема выпущенной ответчиком продукции. Получить такие данные для автора изобретения практически нереально, а лицензиат вправе истребовать их через суд у лицензиара на основании договора. Договоры между изобретателем и работодателем должны быть составлены по аналогии с лицензионными и включать обязательства работодателя-патентообладателя периодически предоставлять данные об объемах использования изобретения (полезных моделей и других объектов промышленной  собственности) и полученной от их использования прибыли.

           Некоторые статьи Закона СССР от 31 мая 1991г № 2313-1 "Об изобретениях в СССР" (далее Закон СССР), касающиеся размера авторского вознаграждения, действуют и в настоящее время а других норм нет, и, вероятно, не планируется в ближайшем будущем.

         Автор патента имеет право на два вида вознаграждения: поощрительное, которое выплачивается при получении патента, и за использование патента работодателем.

       Расчет поощрительного авторского вознаграждения выполняется на основании п.5 ст. 32 Закона СССР, согласно которому автору изобретения, патент на которое выдан предприятию, патентообладателем в месячный срок выплачивается поощрительно вознаграждение, которое не учитывается при последующих выплатах.  Размер поощрительного вознаграждения за изобретение (независимо от количества соавторов) должен быть не менее среднего месячного заработка работника данного предприятия.

       Среднемесячная зарплата рассчитывается с использованием извещения о состоянии индивидуального лицевого счета (пенсионный фонд) за год, предшествующий дате обязательной выплаты истцу поощрительного вознаграждения.

    Выплата авторского вознаграждения за использование изобретения регламентируется п.1. ст.32 названного Закона: вознаграждение за использование изобретения в течение срока действия патента выплачивается автору на основе договора работодателем, получившим патент, в размере не менее 15% прибыли (соответствующей части дохода), ежегодно получаемой патентообладателем,  от его использования,  а также не менее 20% выручки от продажи лицензии без ограничения максимального размера вознаграждения. Вознаграждение за использование изобретения, полезный эффект от которого не выражается в прибыли, или доходе, выплачивается автору в размере не менее 2% от доли себестоимости продукции (работ или услуг), приходящейся на данное изобретение.Величина процента определяется по соглашению с автором.

         Претензионный порядок урегулирования спора подразделяется на добровольный и обязательный, который предусматривается законом или договором.

         Существуют категории дел, где необходимость досудебного урегулирования споров прямо установлена законом.

        Например, согласно п.2 ст.452 ГК РФ требование об изменении или расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии- в 30-ти дневный срок. Эта норма нередко применяется в патентных спорах в двух случаях: когда нарушаются договорные отношения между работодателем-патентообладателем и автором или между лицензиаром и лицензиатом.

       Обязательный претензионный порядок урегулирования спорных правоотношений может быт закреплен и договором (лицензионным или об уступке прав) с указанием срока рассмотрения претензии, после которого допустимо обращение в суд за защитой нарушенного права. Как правило, он составляет 30 дней.

        В настоящий момент не существует единого документа, регламентирующего порядок досудебного урегулирования споров. Однако в любом случае, даже если в лицензионном договоре или в договоре об уступке прав на служебное изобретение закреплен обязательный претензионный порядок или контрагент хочет соблюсти его добровольно, существует ряд правил.

          Не имеет значения, как называется документ: претензия, напоминание или просто письмо.Главное, чтобы он был выполнен в письменной форме и подписан надлежащим лицом.

    Следует четко обозначить, кто, кому и какие именно претензии предъявляет.Основание претензии (со ссылками на статьи договора и желательно на нормы соответствующего закона-часть четвертую ГК РФ и Закон " изобретениях в СССР") также должно быть указано. Если предъявляются материальные претензии, необходим расчет заявляемых требований (экономический расчет). Обычно претензия почти полностью соответствует иску, который оформляется одновременно. Отправлять претензию следует почтой (обязательно с уведомлением о вручении). В двух случаях из тридцати претензия будет удовлетворена, в половине ответов получено невразумительное  разъяснение, например, о том, что изделие не производится, а только рекламируется, а( хранится на складе, перепродается и т.д.), в остальных письмо останется без внимания.


      Статья опубликована в журнале "Хозяйство и право" №10, 2010г

Автор статьи Патентный поверенный РФ, рег № 466, Болотин Николай Борисович